商标是否具有固有显著性与其实际使用形态无关——从某纸业公司图形商标无效宣告请求案说起

《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》）第十一条对商标显著性判断作出了规定。在司法实践中，商标显著性通常以相关公众作为判断主体，结合指定使用的商品或服务进行判断。在这个判断过程中，对于商标的固有显著性与商标在核定商品或服务上的实际使用形态是否存在关联性有不同意见。有观点认为，争议商标的实际使用形态影响商标固有显著性的判断。本文结合具体案例，尝试从商标授权确权案件的特征、法律条款准确适用的要求、固有显著性和获得显著性的区别以及固有显著性判断时间点四个方面进行论述，希望对此问题有较为清晰的探析。

一、基本案情

2010年，某纸业公司提出诉争商标的注册申请。诉争商标核定使用在第16类1603群组“卫生纸、纸巾”等商品上，专用权期限至2031年5月6日。2021年，广西某纸业公司对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局于2022年4月20日作出无效宣告请求裁定，认定诉争商标的申请注册未违反2013年《商标法》第四条、第十一条第一款第（一）项及第（三）项、第四十四条第一款之规定，裁定诉争商标予以维持。

广西某纸业公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

二、审判情况

根据查明的事实，结合各方当事人的陈述意见，本案的争议焦点为，诉争商标的申请注册是否违反2013年《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定。一审法院经审理后认为，诉争商标为长方形三分区对称图形，中部较大面积部分与两边略窄部分均为指定颜色。虽然诉争商标整体线条并不复杂，但基于指定颜色及其布局，具有一定的设计感，其使用在核定商品上，不存在缺乏固有显著性的情况，能够起到区分商品来源的作用。虽然广西某纸业公司主张，某纸业公司及诸多卫生纸出品企业多将长方形三分区对称图形作为纸巾等商品包装的装潢，并在包装上同时使用文字或字母商标，上述情形足以证明诉争商标缺乏固有显著性，但一审法院认为，商标的实际使用是否规范与商标是否具有固有显著性并不存在因果关系。本案系基于无效请求提起的行政诉讼，诉争商标是否规范使用，抑或诉争商标是否进行了商标法意义上的使用，并非本案审理范围。广西某纸业公司提出的某纸业公司构成对诉争商标图形的行业垄断，占用公共资源的理由，并非属于2013年《商标法》第十一条第一款第（三）项规制的内容。

北京知识产权法院作出一审判决：驳回广西某纸业公司的诉讼请求[1]。

广西某纸业公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院认为，诉争商标是由“粉-白-粉”构成的图形商标，该标志未形成固定含义，将其核定使用在“卫生纸”等商品上，相关公众不易将其作为标志进行识别，更倾向于认定为商品的外部装潢，未能起到区分商品来源的作用，缺乏固有显著性。某纸业公司提交的证据中，纸巾商品外包装六面体呈粉色、白色、粉色分布，但其纸巾商品外包装有较大字体的“洁柔”及其他文字商标，不足以证明诉争商标在“卫生纸”等商品上经过宣传、使用，能够使相关公众将其作为标示商品来源的标志进行识别，从而获得显著特征。故二审法院作出判决：撤销一审判决和被诉裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定[2]。

某纸业公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审理后认为，诉争商标图形总体为长方形三分区对称图形，中间的长方形面积较大，两侧的长方形面积较小，且中间与两侧的长方形均为指定颜色。基于诉争商标图形指定的颜色及布局，具有一定的设计感，符合识别商品或者服务来源的显著性要求，因此，在诉争商标申请注册时，将该商标使用在“卫生纸”等商品上，相关消费者和卫生纸批发、销售等营销人员能够将其作为商标进行识别，诉争商标可以起到识别商品来源的作用，符合2013年《商标法》第十一条第一款之规定。对于广西某纸业公司主张的某纸业公司在实际使用诉争商标时，将该图形作为商品包装的装潢进行使用，存在使用不规范的情形，最高人民法院认为，商标的实际使用方式，以及使用方式是否合法、规范与商标是否具有固有显著性不具有必然关系。在已认定诉争商标具有固有显著性的情形下，对于诉争商标是否通过使用取得显著特征不再予以评述。

最高人民法院作出再审判决：撤销二审判决，维持一审判决[3]。

三、重点评析

商标的作用在于识别商品或服务的来源，显著性即商标标识本身的识别功能，具有显著特征的标志才能够将此商品区别于彼商品，将此服务区别于彼服务。显著特征包括商标标志固有的显著性和通过使用获得的显著性。

《商标法》第十一条第一款第（三）项规定，“其他缺乏显著特征的商标不得作为商标注册”。本案系针对商标是否缺乏固有显著特征作出的认定。本案中三级法院判断的分歧在于，固有显著性的判断与商标实际使用的形态是否有关。观点一认为，商标固有显著性的判断仅涉及该商标标志在其指定使用的商品或服务上能否起到区别来源的作用，与商标标志的实际使用形态无关；观点二则认为，在商标固有显著性的判断中，除商标标志本身能否起到区分商品来源的作用外，还应当考虑该商标标志的实际使用形态。对此，笔者认为，商标固有显著性的判断应聚焦于该商标标志的设计、图形等方面的特征在其核定使用商品或服务上是否能够起到区别商品或服务来源的作用，而商标是否规范使用，抑或诉争商标是否进行了商标法意义上的使用，并非商标固有显著性判断时需要考虑的因素。原因主要有以下几个方面。

(一)符合商标授权确权行政案件的特征

商标授权确权行政案件区别于商标民事侵权案件的一个重要特征就在于，商标授权确权行政案件中涉及的利益关系并不限于商标权利人和被诉侵权人双方之间。在商标授权确权行政案件中，商标申请人的利益需要与包括在先权利人的利益、利害关系人的利益以及社会公共利益在内的多种利益相互平衡、相互制约，也即商标授权确权行政案件聚焦于应然层面多方利益之间的界限划分，而非实然层面对具体行为是否进入他人权利范围的判断。《商标法》第十一条显著性条款属于商标授权确权行政案件中适用的绝对事由条款，不符合《商标法》第十一条规定的商标无法获准注册，其中就涉及商标申请人的利益和社会公共利益的比较和考量。因此，商标授权确权行政案件尤其是涉及绝对条款的案件中，行政机关和司法机关进行的多为可能性的判断而非个案中对具体的被诉侵权行为的判断。

具体到商标授权确权行政案件对固有显著性的判断时，应以相关公众作为判断主体，从可能性的层面聚焦于该商标标志的设计、图形等方面的特征在其核定使用商品或服务上是否能够起到区别商品或服务来源的作用。此时的使用应为商标法意义上的使用，而非实际使用状态。商标法意义上的规范使用是商标使用的当然要求。而实际上，具体商标的使用样态存在多种可能，若将商标的实际使用形态纳入固有显著性判断的考虑范围则会使其与商标授权确权行政案件的特征相悖。故商标标志是否进行了商标法意义上的使用，或者使用的具体样态是否规范均不应成为商标授权确权行政案件中固有显著性判断时的考虑因素。

(二)准确适用授权确权法律条款的要求

商标授权确权法律制度也涉及众多的法律条文以及相对应的行政程序和司法程序。各条文、程序之间的具体含义不同，在适用时也存在明确的界限。比如，《商标法》第四十九条规定，注册商标成为其核定使用商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。《商标法》第四十四条规定，已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。《商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。商标撤销制度与商标无效宣告制度虽然整体上同属商标授权确权行政制度，但二者的原则、目的、法律依据和法律后果均不同，在实际适用过程中应当厘清其区别，准确适用法律条文和相关程序。

具体到本案中，广西某纸业公司主张某纸业公司及诸多卫生纸出品企业多将长方形三分区对称图形作为纸巾等商品包装的装潢，并在包装上同时使用文字或字母商标，上述情形足以证明本案诉争商标缺乏固有显著性。对此，笔者认为，广西某纸业公司的该项主张就是将固有显著性的判断和商标是否进行了规范的商标性使用的判断混为一谈。实际上，商标的实际使用是否规范与商标是否具有固有显著性并不存在因果关系。本案系基于无效宣告请求提起的行政诉讼，诉争商标是否进行了商标法意义上的使用，抑或诉争商标是否规范使用，并非涉及《商标法》第十一条第一款的无效宣告行政案件的审理范围。即便当事人认为本案诉争商标未使用，或者使用方式不合法、不规范，当事人也应当通过商标连续三年不使用撤销制度主张将其撤销，而非通过《商标法》第十一条第一款缺乏显著性的规定主张该诉争商标应当予以无效宣告。在法律适用过程中，不应将不同制度、程序混为一谈。

(三)固有显著性和获得显著性的判断存在区别

《商标法》第十一条所述的商标显著性包括商标标志固有的显著性和通过使用获得的显著性。固有显著性和获得显著性在定义和判断标准方面均有所不同，在判断时应当根据当事人的不同主张准确适用法律条款。固有显著性是商标在设计、文字、图形等方面具有的天然独特性，能够在其所使用的商品或服务上发挥识别作用；而通过使用获得的显著性则是指缺乏固有显著性的标志通过长期使用、宣传和推广后，在相关公众认知中形成了与特定商品或服务来源的关联，从而获得了显著性。因此，固有显著性应着重考量商标标志本身的特征，从所使用商品或服务领域的相关公众的角度出发，判断该商标标志在该领域是否能够发挥识别作用。而获得显著性，根据其定义可知，在判断过程中必须将商标标志的实际使用情况纳入考虑范围，通常包括商标的使用范围与时间、广告宣传情况等，进而判断商标与该特定商品或服务能否通过使用形成对应联系。

故本案中，诉争商标为长方形三分区对称图形，中部较大面积部分与两边略窄部分均为指定颜色，虽然诉争商标整体线条、设计并不复杂，但其指定颜色及其布局具有一定的设计感。该标志使用在“卫生纸”等核定使用商品上，相关消费者及该行业的销售人员能够将其作为商标进行识别，不存在缺乏固有显著性的情况，符合识别商品或者服务来源的显著性要求。本案的争议焦点仅为诉争商标是否具有固有显著性，故该标志的实际使用情况不需要考虑在内。而观点二则混淆了固有显著性判断和获得显著性判断的区别，在固有显著性的判断中考虑了标志的实际使用样态和使用情况。

（四)固有显著性判断时间点为商标申请注册时

我国商标法以注册取得制度为主，商标是否能够获准注册应当以商标法规定的授权条件为准，而判断这些条件是否满足的时间点自然应该是商标申请注册时。具体到固有显著性的判断中，一般应以商标申请注册时，该商标标志本身是否具有区分性和识别功能作为判断标准。因此，判断商标是否具有固有显著性，原则上不需要考量申请日后的事实变化，包括该商标是否使用、如何使用等，除非有证据证明该商标在核准注册时已成为商品通用名称、图形、型号的。并且，《商标法》第十一条同时适用于商标驳回复审案件、商标不予注册复审案件以及商标无效宣告案件。在商标驳回复审、商标不予注册复审商标授权确权案件中，对于商标固有显著性的判断时间点均明确为商标申请注册时。而《商标法》第十一条作为绝对理由条款，在不同的案件类型中对于固有显著性的判断原则上应当保持一致的判断标准，也即在商标无效宣告案件中判断固有显著性时，也不应考虑商标申请日后的事实变化。

具体到本案中，判断诉争商标是否具有固有显著性时，应以该商标申请注册时标志本身的含义、图形设计、整体组成方式，以及该时间点卫生纸行业的消费习惯、卫生纸商品相关公众的普遍知识水平和能力等为标准进行判断。根据该判断标准，诉争商标的指定颜色及其布局能够起到区分商品来源的作用，且在无证据证明诉争商标申请日时该标志已经成为卫生纸行业通用图形的情况下，诉争商标不存在缺乏固有显著性的情形。而观点二中所考虑的诉争商标的实际使用情况则均为诉争商标申请日后的事实变化，无需在固有显著性的判断中予以考虑。

四、结语

基于商标授权确权案件的特征、法律条款准确适用的要求、固有显著性和获得显著性的区别以及固有显著性判断时间点的考量，商标固有显著性的判断应聚焦于该商标标志的设计、图形等方面的特征在其核定使用商品或服务上是否能够起到区别商品或服务来源的作用。而商标是否规范使用，抑或诉争商标是否进行了商标法意义上的使用，并非商标固有显著性判断时需要考虑的因素。